미국의 상표제도 _2
지난 호에서는 미국상표출원제도에 대해 개괄적으로 살펴보았다. 이번 호에서는 미국상표출원 시 실무상 유의할 점 특히 불필요한 OA를 발생시키지 않기 위해서 유의할 점에 대해 자세히 살펴보도록 하겠다.
1. 지정상품 선정
미국 상표출원 진행 시 OA 발생의 상당수는 지정상품 불명확을 이유로 발생한다.
따라서 출원 시 지정상품을 좀 더 명확하게 선택할 필요가 있다. 미국의 경우, 다른 국가들과는 달리 지정상품의 용도, 즉, 사용하고자 하는 분야를 명확히 한정해야 한다. 예를 들어 computer program을 지정상품으로 하고자 한다면, 한국의 경우 computer program만으로도 등록받는데 큰 무리는 없으나, 미국의 경우에는 computer program for computer games 등으로 그 용도를 분명하게 표시해 주어야 거절이유 발생을 최소화할 수 있다.
따라서, 미국 상표출원 시 지정상품 선정을 위해 미국특허청 홈페이지의 Tess(Trademark Electronic Search System)를 통해 유사한 상품류의 선등록상표를 검색하여 그 지정상품을 참고하거나, 미국특허청에서 제공하는 상품 및 서비스 매뉴얼(Acceptable Identification of Goods and Services Manual)
을 통해 출원하고자 하는 지정상품을 직접 검색하여 선택할 수 있다. 혹은 출원을 의뢰할 현지대리인에게 출원 전 지정상품 검토를 의뢰할 수도 있으나, 단, 이 경우 비용이 발생할 수 있다.
2. 색채상표 vs 흑백상표
미국에 색채상표의 출원을 의뢰할 경우, 미국대리인으로부터 100이면 100 흑백상표로의 출원을 권유하는 내용의 서신을 받게 되는 데 그 이유는 색채상표의 보호범위가 흑백상표에 비해 상대적으로 제한적이기 때문이다. 즉, 흑백상표로 출원 한 경우 추후에 등록상표에 색채를 가미하여 상표를 사용 할 수 있지만, 처음부터 색채상표로 출원 한 경우에는 본래 등록받은 색채 외에 임의적으로 다른 색을 가미하여 사용할 경우 실사용으로 인정 받지 못할 수도 있으며, 또한 제 3자의 모방상표에 의해 등록상표와의 저촉관계가 발생 할 경우 등록상표와 모방상표와의 유사성 여부를 판단 시 색채상표의 경우 등록상표의 보호범위가 극히 제한될 수 있기 때문이다. 따라서, 색채상표로만 사용될 것이 확실하지 아니하다면 가급적 흑백상표로 출원하는 것이 바람직하다.
3. 흑백상표 출원 시 유의점
흑백상표 또는 원래는 색채상표인 것을 흑백으로 출원할 경우 우리나라와 같이 그대로 프린트해서 음영이 드러나거나, 회색이 보이거나, 검은색보다 흐린 부분이 수많은 점으로 표현되면 거절된다. 흑백상표의 경우에는 흑 아니면 백이 되도록 명백히 색상을 구별하여 출원하여야 한다. 예를 들어 하기와 같은 상표를 출원 하고자 할 경우 한눈에 흑, 백색 외에 회색이 존재함을 확인 할 수 있고 바탕색이 검정색이 아니라 수많은 백색 점으로 구성되어 있어 흑백이 명확하지 않기 때문에 심사단계에서 거절될 가능성이 매우 높다.
4. 색채상표 출원 시 유의점
종전에는 색채견본을 그대로 제출하면 거절이 되고, 반드시 별도의 색상표현법(빗금으로 표현)에 의하여 출원해야 했다. 그러나 1999년 개정법에서 빗금에 의한 색상표현을 금지하고 칼라제출을 받아들이기로 했다.
5. Non-latin character에 대한 주석
Non-latin character, 쉽게 말해, 알파벳이 아닌 모든 문자를 표장의 구성요소로 하여 출원하는 경우 그 의미와 음역을 함께 표기하여야 한다
. 그렇지 않을 경우 OA 가 발생한다. 예를 들어, 한글로 된 상표 ‘홍길동’을 미국에 상표출원하고자 할 경우, 그에 대한 의미, 즉, “홍길동은 한국 고전문학 ‘홍길동전’에 등장하는 인물로서 신출귀몰하는 재주를 가진 의적의 우두머리”라는 의미와, 영어에서의 상표의 음역, ‘hong-gil-dong’을 출원서 상에 함께 표시해 주어야 한다.
6. 상표의 대/소문자 구분
미국에 출원할 상표 중, 로고 등 디자인이 포함된 상표가 아닌 단순 문자상표라면 가급적 모두 대문자 내지 모두 소문자로 구성된 typed form
으로 진행하는 것이 좋다. 이 경우, 등록 후 상표를 변형하여 사용하는 것이 가능하나, 출원 시에 이미 stylized form
으로 진행한 경우에는 등록 후 상표형태를 변형하여 사용하거나 추후 상표권침해를 주장 하는 경우 불리하게 작용할 수 있다.
7. 권리 불요구(Disclaimer) 제도
지난 호에서 언급한 내용에 덧붙여, 해당 상품류에서 식별력이 없는 문자뿐만 아니라, 각종 범용으로 사용되는 식별력 없는 기호
에 대해서도 권리불요구를 선언해야 불필요한 OA 를 방지할 수 있다.
8. 미국 상표출원 시 비용절감의 지혜
미국 상표출원 시에는 상표견본을 우리나라와 같이 image file로 출원하는 것이 아니라 상표견본을 출력하여 제출해야 하기 때문에 미국대리인에게 상표출원 의뢰 시 상표견본을 출력하여 보내주면 추가비용(photocopy charge) 발생을 줄일 수 있다.
이상의 사항 및 앞선 호에서 언급한 출원베이스에 유의하여 상표출원을 진행한다면 거절이유 발생을 최소화하여 보다 빠르게 상표등록을 받을 수 있을 것이다. 참고로, 미국 상표등록 진행 흐름을 아래 flow chart에 정리하였다.
출원 → 방식/실질심사(8~9개월 소요) → *거절이유 발생 시 답변서 제출(거절이유 통지일로부터 6개월 이내) → 공고(이의신청기간 30일) → 등록결정 → 사용증거 제출(6개월 내; 6개월씩 5회 최장 30개월까지 제출기간 연장 가능) → 등록(등록일로부터 10년) → 등록 후 사용증거 제출(5~6년 사이) → 갱신(존속기간 만료 12개월 전부터 ~ 기간 만료 후 6개월 이내)
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(1) 미국의 경우, 관행상 선 출원 내지 선 등록된 유사상표에 대한 심사는 까다롭지 않은 편이다.
(2) http://tess2.uspto.gov/netahtml/tidm.html
(3) The translation that should be relied upon in examination is the English meaning that has significance in the United States as the equivalent of the meaning in the non-English language. The following are examples of equivalency in translation:
① "Chat Noir" - The exact equivalent in English is "black cat," and this translation would undoubtedly be recognized by the purchasing public in this country.
② "Schwarzkopf" - The term can be literally translated as "black head" but, even to German-speaking persons, the primary significance of "Schwarzkopf" is most likely that of a surname. Neither English nor foreign surnames should be translated.
(4) POWERLINK, powerlink etc.
(5) PowerLink, PowerlLink
(6) 대/소문자가 혼합된 상표를 출원 의뢰할 경우, 대부분의 현지대리인들은 대문자 혹은 소문자만으로 출원할 것을 권유한다.
(7) Recycling mark , KS mark ㉿ 등