캐나다 상표제도

[아프락사스]

캐나다 상표제도

미국의 “Best Friend” 로 자청하는 캐나다는 미국과 같이 사용주의를 채택하고 있어 양 국가의 상표출원제도는 상당히 유사하다. 본호 에서는 캐나다 상표 제도의 특징적인 사항과 동일한 사용주의를 채택하고 있는 미국상표제도와의 차이점을 살펴보도록 하겠다.

1. 상표 출원․등록 절차 및 요건

출원․등록절차(Time Scale)

절차	출원시 소요기간	심사기간	답변서제출기간	공고	등록결정	총 소요기간
기간	2~3일	8~9개월	4개월	2개월	3개월	18~24개월

(1) 상품류구분

: 캐나다는 NICE 분류를 채택하고 있지 않다. 아니 류(class) 자체가 존재하지 아니한다. 따라서 출원 시 출원서에 지정상품/서비스 목록1을 기재(statement)하면 된다.

(2) 공동출원 가능 여부

: 캐나다 특허청은 하나의 legal entity 이상의 출원인 명의로 등록을 받을 수 없다. 다만, 각 개인 또는 법인이 파트너쉽을 형성하거나 공동사업2에 종사하는 경우 예외적으로 공동출원이 가능하다.

2. 상표출원베이스

상표를 등록받기 위해서는 아래의 베이스에 근거하여 출원 진행하여야 한다. 출원베이스는 하나 이상 선택할 수 있다.

(1) Actual Use3 base in Canada

캐나다 내 사용이 개시된 상태로써, 출원서에 최초 사용일을 기재하여 출원하게 되면 등록결정 후 바로 등록증이 발급 된다4.

(2) Foreign Registration/Application and use base

캐나다출원 전에 동일한 상표가 이미 한국에서 등록/출원되었을 경우 Foreign Registration/Application 베이스로 출원가능하다5.

(3) Intent-to-Use(proposed use) base

캐나다 내 사용을 예정하고 있는 경우에 선택하는 base로써, 등록결정 되면 반드시 사용을 개시한 후 사용개시선언서6를 제출해야 한다.

(4) Making known in Canada base

캐나다 내에서 유명한 상표인 경우 이를 주장하는 Making known in Canada 베이스로 출원가능하다. 이 경우, 이를 입증하기 위한 광고자료 등이 제출되어야 한다.

3. 심사7

(1) 거절이유 통지 시 대응 방법

: 거절결정 통지일로부터 4개월 안에 답변서를 제출하여야 한다. 거절결정에 대해 60일 이내에 연방법원(federal court)에 불복할 수 있다8.

(2) 공고 및 이의신청 제도

: 심사가 통과된 경우 출원 공고되며 공고일로부터 2개월 동안 제3자는 이의신청을 제기할 수 있다. 이의신청이 제기될 경우 이의결정시까지 수개월에서 수년 이상 소요된다.

(3) 등록

: 이의신청이 없는 경우 등록결정 된다.

(4) 갱신

: 존속기간은 15년이며, 15년 마다 갱신출원 할 수 있다.

4. 기타사항

(1) 불사용취소심판

: 이해관계인은 등록일로부터 3년 이상 사용되지 않은 상표에 대해 취소심판을 특허청에 제출할 수 있다.

(2) 무효심판

취소심판과 달리 연방법원(Federal Court)만이 관할권을 갖는다

(3) 최초사용일 기재시 유의점

실제 사용일보다 앞당겨 사용을 기재하는 것은 이의신청, 무효심판의 근거가 될 수 있으므로 정확한 사용일을 기재하여한다9.

(4) 퀘벡(Quebec)주에서의 상표 사용시 특이사항

퀘벡주에서는 필요 이상의 외국어 사용을 금지하기 위해 1988년 “언어정화법”(소위 French Protection Law)을 신설하여 상업상 사용되는 정보는 불어표기를 강요하고 있다. 다만, 상표법에 의해 등록된 상표의 경우에는 예외를 인정하여 영어 사용이 가능하도록 규정하고 있다10. 따라서, 퀘벡주에서 영문 상표로 광고 등을 하기 위해서는 영어로 표기된 상표를 등록받아 둘 필요가 있다.

(5) 간소한 절차

가. 우선권주장증명서류를 제출할 필요가 없으며 관련사항을 출원서에 기재하면 된다.

나. 출원 시 위임장을 제출할 필요가 없다11.

다. 기간연장과 관련한 캐나다 특허청의 관행은 매우 너그럽다. 의견제출, 사용의사에 근거한 출원의 사용선언서 제출 등에 있어서 기간연장에 매우 유연하게 적용된다. 등록료 납부기간도 통상 2년 정도로 주어질 정도이다.

라. 사용사실 및 최초 사용일을 기재할 뿐 어떤 베이스에 근거한 출원에서도 사용증거를 제출할 필요가 없다.

(6) disclaimer

미국과 같은 권리불요구제도가 존재한다.

(7) Look-Alike, Sound-Alike Policy

금년 6월1일부터 시행되는 Health Canada의 “look-alike, sound-alike” 정책에 따라 2006년 6월 1일 이후 출원되는 건강식품관련 상표는 캐나다 특허청의 심사 이외에 Health Canada의 심사도 받게 된다. 상기 정책의 목적은 외관상 또는 발음상 유사한 상표로 인하여 야기될 수 있는 상품의 처방 등의 착오에 대처하기 위함이다.

(8) 분할출원(divided application)

분할출원이 불가능하다. 따라서, 여러 개의 지정상품을 지정하고자 하는 경우 특정 상품만이 사용이 개시되어 있다면 이는 따로 분리하여 commercial use 베이스로 출원하고 나머지는 따로 다른 베이스로 출원하는 전략적 판단이 필요하다.

5. 미국상표제도와의 차이점

차이점	캐나다	미국
마드리드 프로토콜	미가입	가입
상품류	상품류 미존재	NICE 분류
출원베이스	① 출원중인 상표뿐만 아니라 등록된 상표도 여러 개의 출원베이스를 유지할 수 있다12. ② Foreign Registration/ Application Base로 출원을 진행할 때, 상표는 이미 외국에서 사용되고 있어야 상기 베이스로 출원 가능하다.	① 여러 개의 출원베이스로 출원이 진행되더라도 등록시점에서 하나의 베이스로 결정해야 한다. ② Foreign Registration 또는Application Base로 출원을 진행할 때, 외국에서 상표가 사용되고 있을 것을 요하지 않는다.
갱신	존속기간은 15년이며, 갱신 진행시 사용사실을 입증할 필요가 없다.	존속기간은 10년이며, 갱신 진행시 사용선언서를 제출해야 한다.

6. 맺음말

최근 판례는 선출원(first-to-file) 상표들에 대해 더 많은 혜택을 주고 있는 실정이다. 따라서 캐나다 상표를 안전하게 획득하기 위해서는 가급적 빠른 시일 안에 상표를 출원할 필요가 있음은 물론 사용주의 국가의 제도적 특징을 고려하여 actual use 베이스로 출원하는 편이 바람직하며 그렇지 못하고 intent-to-use 등의 베이스로 출원해야 할 경우라면 법률적 분쟁에 대비하기 위해 빠른 시일 안에 사용을 개시하는 것이 바람직할 것으로 생각된다.

1. 추가적인 관납료 없이 무제한적인 지정상품의 지정이 가능하다. 다만, 대리인 수수료가 일부 추가될 수는 있으나 그 폭은 크지 않다.
2. 법률적 공동체를 형성하는 것으로 인식되어야 한다.
   
3. 기존에는 선출원자보다 선사용자에게 우선권을 주는 경향이 있었으나 최근 판례(Effigi Inc. v. Canada(2005), 41 C.P.R. (4th) 1.)에서는 선사용 후출원 상표보다 actual use 베이스에 의한 선출원에 우선권이 있다고 판단하였다. 단, 이러한 경우에도 선사용자는 이의를 제기할 수 있다.
   
4. 등록상표에 대한 무효소송이 제기되지 않는 한, 어떤 베이스에 의한 상표출원이든 캐나다 특허청에 사용증거를 제출할 필요는 없다.
   
5. 이를 입증하는 서류(등록증 사본 및 영문번역본, 출원사실증명원 및 영문번역본) 및 사용사실에 대한 정보를 제출해야 한다. 다만, 미국과 달리 출원인은 본국(home application/registration country) 혹은 제3국에서의 사용여부 및 최초사용일을 제출해야 한다.
   
6. Declaration of commencement of use, 6개월씩 사용선언서 제출 기일을 연장할 수 있다.
   
7. 거절이유와 관련한 심사관행은 미국과 같이 상당히 너그러운 편이다.
   
8. 우리나라와 달리 지적재산권에 대한 문제를 판단하는 심판원, 특허법원이 존재하지 않으며, 연방법원에 제소해야만 한다.
   
9. 출원이 진행된 후에는 최초 사용일을 수정하는 것이 거의 불가능하기 때문에 출원 당시 정확한 날을 기재하도록 해야 한다.
   
10. The Quebec Charter of the French Language
    
11. 출원 시 위임장을 제출하지 않는 것이 영국, 일본 등 선진국의 추세이다.
    
12. 이는 무효소송에 있어서 큰 의미가 있는 바, 무효를 주장하는 자는 모든 베이스에 무효사유가 있다는 사실을 입증하여야 한다.