1. IDS제도(개시의무)
특허출원과 심사과정에서 특허를 받고자 하는 자, 다시 말하면 발명자, 출원과정에 관계한 자 및 발명자와 관련있는 자는 정직, 선의 및 개시의 의무를 부담하며, 특허성에 영향을 미친다고 생각하는 모든 정보를 미국특허청(USPTO)에 제공하여야 한다. 이러한 IDS(Information Disclosure Statement)제도는 미국에서 특허권을 적극적으로 행사하거나 적어도 그 특허의 유효성을 항변하고자 할 때 중요한 의미를 갖게 된다.
출원발명의 심사에 있어서, 심사관이 그 발명과 관련된 모든 기술을 검색하여 특허성을 판단한다는 것은 현실적으로 불가능하다. 따라서 출원발명과 관련된 자에게 그들이 알고 있는 당해 발명에 관한 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자있는 특허권의 발생을 미연에 방지하고자 하는 것이 IDS 제도의 취지라 할 수 있다.
2. IDS 요건
(1) 개시의무가 있는 자
IDS 제도는 USPTO에 대한 행위에 있어서 발명자와 그들의 대리인 등에게 “정직과 성실의 의무”를 부과하는 것이므로, 개시의무는 출원과정에 관계된 자, 즉 ① 발명자, ② 대리인 및 ③ 출원과정에 본질적으로 포함되고 발명자, 양도인 또는 출원 양도의 의무가 있는 자와 관계된 모든 자가 부담한다. 타자수나 서기와 같은 보조자는 포함되지 않으며, 개인에 대해서만 적용되고 회사와 같은 조직체가 부담하는 것은 아니다. 그러나 회사에 종사하는 자로서 출원과정에 본질적으로 포함된 자라면 개시의무를 부담하며, 그 자의 행위는 그 회사의 권리에 영향을 미치게 된다.
(2) 제출하여야 하는 정보
개시의무는 현재 알고 있는 정보에 대해 적용된다. 여기서, “정보”란 모든 것을 망라하는 것으로 해석되며, 특히 미국출원에 대응하는 외국출원에 대해 그 외국 특허청이 인용한 선행기술 및 관련 정보를 USPTO에 제출하여야 한다.
또한, 개시의무는 출원이 포기될 때까지 존재한다. 그러나 개시의무는 출원이 허여(allowed)될 때 끝나는 것이 아니라 특허가 등록(granted)될 때까지 지속된다. 허여 통지서(Notice of Allowance)가 발송된 후 등록료가 납부되기 전에도 개시 정보가 고려될 수 있으며, 심사관은 그 개시정보에 기초하여 하나 이상의 클레임이 특허받을 수 없다는 이유로 등록을 철회할 수 있으며, 또한 출원인은 특허등록 전에 개시 정보가 고려될 수 있도록 등록을 철회하고 계속출원할 수 있다.
정보의 중요성(Materiality)은 ① 어떤 정보 그 자체로 또는 다른 정보와의 조합으로 클레임의 비특허성에 대한 유리한 사안(prima facie case)이 되거나 ② USPTO의 거절이유에 대한 출원인의 반박내용이나 출원인의 특허성에 대한 주장에 배치되는 정보는 특허성에 대해 중요한 정보(예: 선행특허, 간행물, 미국에서의 선행하는 공공의 사용, 판매 또는 다른 사람에 의한 선행 발명, 선행기술이 아니라 할지라도 동시에 계류중인 다른 특허출원 등의 정보 등)가 된다.
(3) 제출서류(내용 요건)
USPTO에 제출하여야 하는 서류로는, ① 특허, 간행물 등 정보의 리스트, ② 미국 및 외국 특허, 간행물 등의 자료 사본, ③ 영어 이외의 언어(외국어)로 된 특허, 간행물 등에 대한 간략한 설명 등이다.
(4) 제출기간(기간 요건)
출원일로부터 3개월 이내이거나 최초 OA발송일 전에는 관납료 없이 IDS를 제출할 수 있다. 또한, 미국출원 후에 출원인이 당해 발명과 관련된 정보를 알게 된 경우, 최종 OA발송 전까지는 그 안 날로부터 3개월 이내에 IDS를 제출하면 관납료를 납부하지 않아도 된다. 그러나, 최종 OA 발송 이후이거나 허여토지서 발송 후 등록교 납부 전까지의 기간 동안에는, 정보를 안 날로부터 3개월 이내이면 추가 관납료와 함께 그 입증 확인서 및 설명서와 함께 IDS를 제출할 수 있으며, 그로부터 3개월이 지난 후에는 계속 출원을 하면서 IDS를 제출하여야 한다. 등록료를 납부한 후에는 특허 등록(issue)되기로 결정되기 2주일 전까지 모출원 취하서와 함께 계속출원하면서 IDS를 제출할 수 있다. 그리고, 특허 등록된 후에는 재발행(클레임 보정시)이나 재심사(클레임 보정 없는 경우) 절차를 수행하면서 IDS를 제출할 수 있다.
3. IDS 미제출의 효과
IDS로 제출하여야 할 정보를 제출하지 않은 경우에는 그 특허의 모든 클레임이 특허권의 행사 자체가 불가능하게 될 수 있으며, 더욱이 그와 관련된 특허까지도 권리 행사가 불가능하게 될 수 있다. 이 때, 특허권 행사 불가능의 요건은 (1) 제출되지 않은 문헌이 출원발명의 특허성 판단에 중요한(material) 문헌이었고, (2) 미제출 행위는 미국 특허청을 기만하기 위한 의도(intent)에 의한 것임을 만족해야 한다. 다만, 미국 특허법원은 그 동안 이러한 materiality 요건과 intent 요건에 대해 일관된 판단기준을 제시하지 않고 있는데, 최근 미국 특허법원 전원합의체는 다음과 같이 이에 대한 판단 기준을 정립하였다.
(1) Materiality 요건 : 원칙적으로 “당해 문헌이 출원 과정에서 특허청에 제출되었었더라면 특허청이 특허 gju를 하지 않았을 것으로 인정”되어야 materiality 요건이 성립된다. 다만, 출원인이 적극적으로 기만적인 행위를 하였을 경우(예를 들어 declaration을 특허청에 제출하였고, 그 내용 중에 허위의 사실이 있으며, 그러한 허위 사실이 실수인 것으로 인정되지 않는 경우)에는 그 행위가 특허 허여 여부 판단과 관련이 없다 하더라도 materiality 요건이 성립된 것으로 본다.
(2) intent 요건 : “출원인이 당해 문헌의 존재를 알았었고, 당해 문헌이 material한 문헌이라는 것도 알았으며, 그러한 문헌을 특허청에 제출하지 않기로 의도적인 결정을 하였음”이 명백한 증거에 의해 입증되는 경우 intent 요건이 성립된다. 따라서, 미제출 문헌이 특허성 판단에 중요한 문헌임을 출원인이 “알 수 있었다”는 사실만으로는 intent 요건이 성립되지 않는다.
[출처] 미국특허제도소개(IDS)|작성자 sungam_pat