선출원의 출원시로 소급하는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계하는지 여부

[레지나]

특허법원 2008. 9. 5. 선고 2007허7945 판결 〔거절결정(특)〕: 확정

[1] 출원발명의 국내우선권 주장 출원만으로 그 출원시가 선출원의 출원시로 소급하는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계하는지 여부(소극)

[2] 출원발명과 선출원발명 및 비교대상발명이 동일인에 의하여 출원된 동일한 발명이고, 출원발명은 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 선출원발명을 국내우선권 주장의 기초로 하여 출원되어 그 출원시가 선출원발명의 출원시로 소급하였으므로, 출원발명은 비교대상발명과 동일한 날에 출원된 동일한 발명으로서 구 특허법 제36조 제2항, 제3항에 의하여 특허를 받을 수 없다고 한 사례

[1] 출원발명이 국내우선권 주장 출원인 경우, 그 효력은 단지 출원시만 선출원의 출원시로 소급할 뿐인데, 그것도 특허요건이나 선원주의 등의 일부 규정을 적용함에 그치고 특허권 존속기간 등의 규정의 적용에 있어서는 소급하지 않는 등 법적 효력이 미치는 범위가 상당히 제한적인 점, 이중출원은 원출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위에 기재된 사항의 범위 안에서만 할 수 있음에 비하여, 우선권 주장 출원은 선출원서에 최초로 첨부된 명세서의 청구범위 외에도 상세한 설명이나 도면에 기재된 발명까지도 기초로 할 수 있어 오히려 선출원의 청구범위보다 넓어질 수 있는 점 등을 고려하면, 국내우선권 주장 출원만으로 그 출원시가 선출원의 출원시로 소급하는 외에 선출원이 다른 출원과의 사이에 가지고 있는 이중출원관계에서의 원출원 지위까지를 승계한다고 볼 근거는 없다. 따라서 국내우선권 주장 출원과 그 선출원의 이중출원 사이에는 이중출원관계에 있지 아니하고 달리 이중출원관계를 인정할 법적 근거도 없으므로, 구 특허법 제36조 제3항 단서에 의하여 선원주의와 관련한 협의 규정의 적용을 배제할 수 없다.

[2] 출원발명과 선출원발명 및 비교대상발명이 동일인에 의하여 출원된 동일한 발명이고, 출원발명은 비교대상발명과 이중출원관계에 있는 선출원발명을 국내우선권 주장의 기초로 하여 출원되어 그 출원시가 선출원발명의 출원시로 소급하였으므로, 출원발명은 비교대상발명과 동일한 날에 출원된 동일한 발명으로서 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제36조 제2항, 제3항에 의하여 특허를 받을 수 없다고 한 사례.