[202조] 자기지정에 있어서 우선권주장의 기초가 된 국제출원이 독자적인 확선의 지위를 가지는 경우의2

[윤종흔]

자기지정에 있어서 우선권주장의 기초가 된 국제출원이 독자적인 확선의 지위를 가지는 경우가 궁금합니다.

甲이 PCT출원(X)을 하고, 그 후에 PCT출원(Y)을 하면서 X기초 우선권주장을 하였는데 이때 X 또는 Y 중 어느 하나가 대한민국만을 지정한 상황을 가정하고 시작하겠습니다.

국어출원과 외국어출원으로 경우를 나누어 보겠습니다.

1. 국어출원의 경우

(가로축은 시간축이고, 세로축은 심사청구 시점에 따라 경우를 나누었습니다)

(1)국제특허출원에 대하여 심사청구를 하지 않거나 국제공개일 후 심사청구한 경우

국제공개 후 취하간주되므로 원문 범위에서 확선의 지위가 있다고 생각합니다.

(2) 국제공개일과 심사청구일이 같은 경우

시각주의에 의하므로 국제공개보다 심사청구가 늦으면 확선의 지위가 있고, 국제공개보다 심사청구가 이르면 확선의 지위가 없다고 생각합니다.

한편 선후가 불명한 경우가 문제인데, 최대한 늦게 공지된 것으로 추정하는 태도에 따르자면 심사청구보다 국제공개가 늦은 것으로 추정하므로 확선의 지위가 없게 되는데, 과연 이러한지 궁금합니다.

(3) 국제공개일 전 심사청구한 경우

원칙적으로 확선의 지위가 없습니다. 예외적으로 취하간주시점 전에 조기공개된 경우 원문 범위에서 확선의 지위가 있다고 생각합니다.

2. 외국어출원의 경우

가.

외국어출원의 경우 번역문이 확정되었는지가 또 하나의 논점이라고 생각합니다.

그런데 번역문은 기준일에 확정되는데, 일정한 경우 동시에 국제특허출원의 취하간주도 이루어지기 때문에 헷갈립니다.

(일정한 경우 = 심사청구를 하지 않거나 우선일부터 1년3월 경과하여 심사청구하는 경우)

이와 같이 번역문의 확정과 국제특허출원의 취하간주가 동시에 이루어지는 경우,

i) 번역문이 확정되었다고 보고 출원공개, 국제공개 또는 등록공고를 요건으로 확선의 지위가 있는 것인지 아니면

ii) 이와 동시에 취하간주도 이루어지므로 번역문이 확정되었다고 볼 필요가 없어 확선의 지위가 없는 것인지

궁금합니다.

이제 번역문을 제출한 경우와 그렇지 않은 경우로 나눠 보겠습니다.

나. 번역문을 제출하지 않은 경우

번역문이 확정될 방법이 없으므로 확선의 지위가 없다고 생각합니다.

다. 번역문을 제출한 경우

(가로축은 시간축이고, 세로축은 심사청구 시점에 따라 경우를 나누었습니다)

(1) 국제특허출원에 대하여 심사청구를 하지 않거나 국제공개일 후 심사청구한 경우

(2) 국제공개일과 심사청구일이 같은 경우

(3) 우선일부터 1년3월 경과 후 국제공개일 전 심사청구한 경우

위 세 가지 경우에는 번역문의 확정과 국제특허출원의 취하간주가 동시에 이루어지는 경우 번역문이 확정된다고 볼 것인지 그렇지 않은지에 따라 결론이 달라지는 것 같은데요,

i) 번역문이 확정된다고 보면, 확선의 지위를 가지는 범위가 기준일 경과 시 확정된 번역문에 대하여 원문∩번역문 범위라는 점을 제외하면 위 국어출원의 경우와 같다고 생각합니다.

ii) 번역문이 확정되지 않는다고 보면 확선의 지위가 없다고 생각합니다.

(4) 우선일부터 1년3월까지 심사청구한 경우

이 경우에는 번역문은 의문의 여지 없이 확정됩니다. 그러나 앞서와 같이 공개 전 취하간주되므로 원칙적으로 확선의 지위가 없습니다. 예외적으로 취하간주시점 전에 조기공개된 경우 심사청구 시 확정된 번역문에 대해 원문∩번역문 범위에서 확선의 지위가 있다고 생각합니다.

정리하면(정리가 잘 안 되네요ㅠ)

자기지정인 경우 우선권주장의 기초가 된 국제출원에 있어서

a. 그 출원이 국어출원이라면 국제공개일과 국제특허출원에 대한 심사청구일이 같고 선후가 불명한 경우 확선의 지위가 없는지

b. 그 출원이 외국어출원이라면 번역문의 확정과 취하간주가 동시에 이루어지는 경우가 있는데 이때 번역문이 확정된다고 보아야 하는지

c. 위 1번 및 2번의 나번 및 다번의 독자적인 확선의 지위가 있는 경우 및 확선의 지위를 가지는 범위가 맞는지

입니다.

(보통의 경우는 심사청구를 하지 않고 방치할 것 같은데, 이 경우에는 a의 문제는 없더라도 b의 문제는 여전히 있습니다)

답변 미리 감사드립니다~~^^!!

[임변]

선출원이 PCT 출원인 경우 법 제29조 제4항이 적용되고, 선출원인 국어출원인 경우 법 제29조 제3항이 적용됩니다. 따라서, 선출원이 국어 PCT 출원인 경우 국제공개되면 국내단계로 진입여부와 무관하게 확선의 지위가 인정되는 것이고, 선출원이 외국어 PCT 출원인 경우에는 국제공개되더라도 일반적으로는 국내단계로 진입하지 않아서 선출원의 번역문이 확정되지 않기 때문에(취하간주되는 선출원을 번역문 제출하고 심사청구하면서 국내단계로 진입하면서 비용낭비를 할 출원인은 없다고 생각하시면 됩니다.) 확선의 지위가 인정되지 않습니다.

[임변]

다만, 외국어 PCT 출원의 경우 굳이 취하간주되기 전에 조기공개신청하고, 번역문 제출하고, 심사청구하였다면 법 제29조 제4항에 의해 원문과 번역문에 공통 기재된 범위내에서 확선의 지위가 인정될 수는 있을 것 같습니다.

[윤종흔]

감사합니다. 별개의 질문으로 또 올릴게요~~ㅠ